Inleiding
In octrooirechtelijke kringen in de Verenigde Staten heeft het arrest van de U.S. Supreme Court van 3 maart 1997 in Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co veel aandacht gekregen . De uitspraak is om twee redenen van belang. Allereerst omdat de Supreme Court zich diende uit te laten over het bestaan en de reikwijdte van de zogeheten 'Doctrine of Equivalents': de leer dat de beschermingsomvang van een octrooi zich ook uitstrekt tot datgene wat niet onder de letter van de conclusies valt, maar daar wel 'equivalent' aan is (hierna ook wel: "de Doctrine"). Het tweede onderwerp dat voor de Amerikaanse octrooipraktijk van groot belang is, betreft de vraag of de toepassing van de Doctrine of Equivalents een onderwerp is dat door de rechter of door de jury moet worden beslist.
De laatste vraag is voor de Nederlandse en Europese octrooipraktijk niet van belang. Dit aspect van de Amerikaanse procespraktijk kan echter niet helemaal genegeerd worden bij de analyse van het arrest omdat het bij de overwegingen ter zake van de Doctrine of Equivalents over inzake de ter zake van de rechters wel heeft meegespeeld.
De argumentatie over de reikwijdte van de 'doctrine of equivalents' en de daarbij te hanteren criteria is voor de Nederlandse c.q. Europese octrooipraktijk zeker van belang. Artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag en het bijbehorende Protocol instrueert de Europese rechter immers om een Doctrine of Equivalents toe te passen, zij het binnen 'zekere grenzen'. Bij het vaststellen van die grenzen dient die rechter zijn oude, nationale tradities niet te laten prevaleren, maar een Europese norm toe te passen. Wanneer we dan constateren dat een Europese appèlrechter nog ontbreekt en de nationale rechters in voorkomende gevallen welwillend van elkaars oordeel kennis nemen, om vervolgens toch in de lijn van hun eigen tradities te vonnissen , dan lijkt het geen kwaad te kunnen om bij de Amerikaanse octrooirechtspraak te rade te gaan. Daar is sedert 1982 sprake van één in het octrooirecht gespecialiseerde appèlrechter, de Court of Appeals for the Federal Circuit, die over alle octrooizaken in hoger beroep oordeelt. De uitspraken van dat Hof kunnen vervolgens nog door de U.S. Supreme Court worden getoetst. Dit alles staat binnen de Amerikaanse traditie garant voor uitvoerig gemotiveerde rechterlijke uitspraken. Deze Amerikaanse rechtspraak is bovendien interessant omdat daar in een 'common law traditie' ruime ervaring met een Doctrine of Equivalents bestaat. Nu de balans die in het Europese systeem gezocht dient te worden onder meer te wijten is aan de omstandigheid dat een 'doctrine of equivalents' in het Verenigd Koninkrijk in wezen non-existent was, lijkt een nadere bestudering van de Hilton Davis uitspraak dan ook alleszins gerechtvaardigd.
Judge or Jury?
Zoals gezegd is deze vraag voor de Europese situatie niet van belang. Voor een goed begrip van deze uitspraak kan deze kwestie echter niet genegeerd worden. De ervaring leert dat een jury gemakkelijker tot inbreuk concludeert dan de rechter, en wellicht ook eerder ten nadele van een buitenlandse gedaagde oordeelt . Menig eiser kiest dan ook voor een jury-trial, ook omdat dit voor hem in de praktijk de mogelijkheden voor een substantiële(re) schadevergoeding vergroot. De laatste jaren zijn met name door juries schadevergoedingen van miljoenen dollars toegekend in octrooizaken. Daar komt dan nog bij dat een jury-oordeel in appèl nauwelijks getoetst kan worden, wanneer er tenminste sprake was van enig bewijs dat het oordeel mogelijk maakte. De Federal Circuit Court of Appeals kan zich dan alleen maar buigen over de instructie van de jury door de rechter over de toe te passen juridische criteria. De feitelijke toepassing daarvan door die jury vormt echter een 'black box', welke zich aan toetsing in appèl onttrekt. Dit alles heeft er de laatste jaren toe geleid dat het aantal jury-trials in octrooizaken een grote vlucht heeft genomen.
Het is mede tegen deze achtergrond dat de U.S. Supreme Court op 23 april 1996 in Markman v. Westview een arrest van de Federal Circuit Court of Appeals bekrachtigde en oordeelde dat de uitleg van de octrooi-conclusies een 'matter of law' is waarover de rechter, en niet de jury, zich dient uit te laten. Daarbij achtte de Supreme Court onder meer van belang dat zodoende een eenduidige interpretatie van de conclusies, onder de controle van de Federal Circuit, gewaarborgd werd.
Na deze unanieme uitspraak diende de Supreme Court zich nog geen jaar later in Hilton Davis uit te laten over de vraag of het vaststellen van een inbreuk onder toepassing van de 'doctrine of equivalents' een vraag voor de rechter of voor de jury is. De Federal Circuit had geoordeeld dat het een kwestie voor de jury was, maar die beslissing was geenszins unaniem. Na een eerste zitting met het gebruikelijke panel van drie rechters had de Federal Circuit vervolgens besloten om de zaak, vanwege het belang van de te beslissen kwesties, door het voltallige Hof - ('en banc') - te horen. Een meerderheid van de twaalf rechters was van oordeel dat toepassing van de Doctrine of Equivalents een 'matter of fact' was waarover de jury zich diende uit te laten. Dit meerderheidsoordeel werd echter scherp aangevochten in drie dissenting opinions van in totaal vijf rechters .
Gelet op met name het grote proces-economische belang van deze kwestie werd reikhalzend uitgekeken naar het oordeel van de Supreme Court. Hoewel partijen in hun 'briefs' nauwelijks op dit punt ingingen, roerde een groot aantal derden zich door zogeheten 'amicus briefs' in te dienen bij de Supreme Court. Daarin werd met name aandacht aan dit onderwerp besteed . De teleurstelling was dan ook groot toen de Supreme Court oordeelde dat het deze kwestie in deze zaak niet hoefde te beslissen en daarmee deze gelegenheid ook voorbij liet gaan.
Hilton Davis: Bestaan Doctrine of Equivalents
De Federal Circuit Court had in deze zaak besloten 'en banc' uitspraak te doen, mede omdat de Federal Circuit zich in verleden in verschillende panels niet eenduidig over de Doctrine of Equivalents had uitgelaten. Het bestaan van de Doctrine of Equivalents werd door alle twaalf rechters unaniem en expliciet onderschreven. Over de reikwijdte en de te hanteren criteria bleek de Federal Circuit echter sterk verdeeld. Dat leidde tot een meerderheidsopinie, onderschreven door zes rechters, een concurring opinie van één rechter, en drie dissenting opinies van de resterende vijf rechters. Daarbij speelde de judge-jury kwestie een belangrijke rol. Zo stelde Judge Plager zich in zijn dissenting opinion op het standpunt dat de Doctrine een binnen het common law systeem bestaande zogeheten 'equitable doctrine' was, welke om die reden slechts tot de competentie van de rechter behoorde en buiten het domein van een jury viel.
Mede vanwege de sterke verdeeldheid van de Federal Circuit ter zake van de reikwijdte van de Doctrine of Equivalents besloot de U.S. Supreme Court de zaak te horen. Dat Hof onderschreef evenzeer unaniem het bestaan van de Doctrine. Justice Thomas overwoog namens de Supreme Court: "Petitioner [...] invites us to speak the death of that doctrine. We decline that invita¬tion." De Supreme Court gaf vervolgens in een unanieme opinie - met slechts op een detailpunt een concurring opinion van Justice Ginsburg en Justice Kennedy - nadere uitgangspunten voor de toepassing van de Doctrine. Ter zake van de uiteindelijk toe te passen criteria - het "linguistic framework" speelde de Supreme Court de bal weer terug naar de Federal Circuit. De uitspraak van de Supreme Court verschaft interessante overwegingen over de reikwijdte en merites van de Doctrine, juist ook tegen de achtergrond van de verdeelde uitspraak van de Federal Circuit.
Op zich is het opmerkelijk om te zien dat zowel de Federal Circuit als de Supreme Court unaniem zijn over het bestaan van de Doctrine of Equivalents. Ondanks de discussie over de reikwijdte van de Doctrine, trekt géén van de (in totaal) 21 rechters in de U.S. Supreme Court en de Court of Appeals for the Federal Circuit, die over de zaak oordeelden, het bestaansrecht van de Doctrine in twijfel.
Deze unanimiteit van beide panels onderstreept de lange traditie, die de Doctrine of Equivalents in de Verenigde Staten heeft. Zoals de Federal Circuit in zijn opinie aangaf kan de Doctrine worden teruggevoerd tot precedenten, die dateren van het begin van de vorige eeuw. In een tweetal uitspraken onderschreven gerechtshoven, waarin destijds twee prominente Supreme Court Justices zitting hadden (als 'circuit judge' in een Court of Appeals) de Doctrine. Justice Story, destijds een toonaangevend 'scholar' inzake intellectuele eigendom, erkende de Doctrine in 1814 met de overweging "mere colorable differences, or slight improvements, cannot shake the right of the original inventor". Justice Bushrod Washington kwam in 1817 met de zogeheten 'triple identity'-test (ook wel 'function-way-result'-test) voor het vaststellen van de 'substantiality of the differences'. Daaropvolgend heeft de U.S. Supreme Court de Doctrine in een groot aantal uitspraken onderschreven, beginnende met de Winands-uitspraak van 1853 en voorlopig eindigende met Graver Tank uit 1950. In Graver Tank overwoog de Supreme Court in wezen dat de Doctrine of Equivalence een vereiste is om te bewerkstelligen dat ook in het octrooirecht het materiële prevaleert ('substance over form') .
De grote verdeeldheid binnen het Federal Circuit ter zake van de reikwijdte van de Doctrine illustreert echter dat het relatief eenvoudig is het bestaan van de Doctrine te onderschrijven. De moeilijkheid zit hem echter in het definiëren en onderbouwen van de reikwijdte van die Doctrine, waarbij de rechter een breed scala van mogelijke posities, variërend van redelijk 'los van het papier' tot sterk 'letterknechterig', kan innemen. Deze problematiek sluit aan bij de problemen van de verschillende Europese jurisdicties, die op grond van artikel 69 EVO een 'common ground' dienen te vinden, reden waarom Hilton Davis ons het nodige te bieden kan hebben.
Kritiek op de Doctrine of Equivalents
De kritiek op de Doctrine is in 1950 al helder verwoord in de twee dissenting opinions van Justice Black en Justice Douglas bij de Graver Tank-uitspraak, waarmee de Supreme Court het bestaan van de Doctrine nog eens bevestigde. Deze twee gezaghebbende leden van het Hof verwierpen de Doctrine of Equivalents evenmin, maar plaatsten wel duidelijke kanttekeningen bij de in hun ogen te ruime toepassing van de Doctrine. Met name Justice Black benadrukte dat het octrooirecht slechts een beperkte uitzondering op de 'vrijheid van mededinging' vormt. Dat betekende volgens hem dat ondernemers alle kennis, die niet uitdrukkelijk in een conclusie 'geclaimd' wordt, vrijelijk dienen te kunnen gebruiken . Hij benadrukte dat een uitbreiding van de bescherming van een octrooi buiten de tekst van de conclusies onrechtvaardig is tegenover derden. Daarbij verwees hij naar de eerdere uitspraak van de Supreme Court in White v. Dunbar, waarin dat Hof om die reden had overwogen dat men de conclusie niet mag behandelen als "a nose of wax which may be turned and twisted in any direction, by merely referring to the specification, so as to make it include something more than, or something different from, what its words express" . Justice Black was dan ook van oordeel dat men in Graver Tank de tekst van de 'claims' te zeer had opgerekt, mede omdat de - in de VS bestaande - mogelijkheid van een 'reissue' van het octrooi door de octrooiverlenende instantie bedoeld is voor het 'herstellen' van, naar achteraf wellicht blijkt, ongelukkig uitgevallen formuleringen van de conclusie.
Ook in de dissenting opinions bij de uitspraak van de Federal Circuit in Hilton Davis werd met name gewezen op de moeilijkheden om de toepassing van de Doctrine 'binnen de perken' van de conclusie te houden. Judge Plager overwoog in zijn dissenting opinion bijvoorbeeld dat toepassing van de Doctrine veelal betekent dat de octrooihouder een bescherming verkrijgt, die duidelijk buiten het kader van de conclusie ligt, met name omdat de voor toepassing van de Doctrine te hanteren criteria in wezen niet meer dan sacrale formules opleveren, die in de praktijk slechts 'boterzachte' en moeilijk te voorspellen begrenzingen van de octrooibescherming verschaffen. Aldus wordt het algemeen belang, dat juist een scherpe afbakening van de beschermingsomvang vereist, te zeer geweld aangedaan.
All Elements Rule
De Supreme Court onderschreef deze zorgen van de 'dissenters' in de Federal Circuit en sloot zich aan bij de door Judge Nies in haar dissenting opinion voorgestane 'all elements rule'. Judge Nies benadrukte dat toepassing van de Doctrine of Equivalents er niet toe mag leiden dat de omvang van het octrooi verder gaat dan de door de octrooiverlenende instantie toegestane conclusies. Zij gaf aan dat daarvan geen sprake is als - bij een vinding die uiteenvalt in een combinatie van een aantal elementen - de test niet is of de inrichting of werkwijze als geheel equivalent is, maar of ter zake van ieder element afzonderlijk equivalentie aan de orde is. De Supreme Court overwoog dat daarmee recht gedaan wordt aan het belang dat aan ieder onderdeel van een conclusie moet worden toegekend en dat om die reden toepassing van de Doctrine er ook niet toe mag leiden dat een onderdeel van de conclusie in wezen wordt geëlimineerd.
De 'all elements rule' was al aangenomen in een eerdere beslissing van de Federal Circuit. De Graver Tank-beslissing van de U.S. Supreme Court uit 1950 had nog in het midden gelaten of equivalentie betrekking diende te hebben op de vinding als geheel of op ieder element afzonderlijk. Een krappe meerderheid van de Federal Circuit (en banc) onderschreef in 1987 in Pennwalt de 'all elements rule', maar dit precedent werd door de Federal Circuit niet consequent gevolgd . Afhankelijk van de samenstelling van het panel werd deze regel al dan niet toegepast. Met Hilton Davis heeft de Supreme Court de aarzelende start, die de Federal Circuit in Pennwalt met de 'all element rule' had gemaakt, alsnog tot 'the law of the land' verheven.
De vinding van Hilton Davis, zoals beschreven in het in 1985 verleende U.S. octrooi nr. 4,560,746, ziet op een methode om onregelmatigheden uit een kleurstof te verwijderen, waarbij de verbetering ten opzichte van de bestaande stand van de techniek gelegen is in: "subjecting an aqeous solution (...) to ultrafiltration through a membrane having a nominal pore diameter of 5-15 Angstroms under a hydrostatic pressure of approximately 200 to 400 p.s.i.g., at a pH from approximately 6.0 to 9.0 (...)'. Warner-Jenkinson ontwikkelde in 1986, onbekend met de vinding van Hilton Davis, een zelfde methode waarbij sprake was een druk tussen 200 tot bijna 500 p.s.i.g. en een pH van 5.0. De zinsnede 'at a pH approximately 6.0 to 9.0' was in de conclusie opgenomen om de vinding af te bakenen ten opzichte van een eerder octrooi, waarin een vergelijkbare werkwijze werd beschreven met een pH boven 9.0. Onduidelijk was echter waarom de conclusie tevens een ondergrens van pH 6.0 kende.
Consequentie van de 'all elements rule' is dat de in de conclusie neergelegde ondergrens in beginsel niet genegeerd kan worden, zodat expliciet beslist diende te worden of een pH van 5.0 equivalent is aan een pH van 'approximately 6.0'. Omdat de Federal Circuit hierover geen duidelijke, gemotiveerde beslissing had genomen verwees de Supreme Court de zaak op dit punt terug naar de Federal Circuit Court. Die heeft inmiddels in zijn uitspraak van 13 juni 1997 overwogen dat het oordeel van de jury niet impliceerde dat dit element was geëlimineerd . Deze toetsing door de Federal Circuit van het 'black box' jury oordeel is naar zijn aard slechts een marginale.
Prosecution History Estoppel
Equivalentie kan evenzeer in strijd komen met hetgeen door de octrooihouder in het kader van de verlening is prijsgegeven. Indien de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure uitdrukkelijk zijn conclusies heeft beperkt gaat het uiteraard niet aan dat hij dat verloren terrein vervolgens door middel van equivalentiebescherming weer naar zich toe zou kunnen trekken. De Supreme Court onderschrijft dit leerstuk aangeduid als "prosecution history estoppel" of "file wrapper estoppel" - evenals de Federal Circuit. De Federal Circuit oordeelde echter dat uit het dossier niet bleek dat de ondergrens van een pH van 6.0 in de conclusie was opgenomen om een bezwaar van de octrooiverlenende instantie te ondervangen of anderszins afstand te doen van een mogelijke beschermingsomvang. Warner-Jenkinson stelde zich op het standpunt dat de reden voor het beperken van een conclusie er niet toe doet, zodat iedere beperking van de tekst van de conclusie tijdens de verleningsprocedure met zich zou brengen dat equivalentie-bescherming wordt prijsgegeven.
De Supreme Court stelde voorop dat de eerdere jurisprudentie inzake Prosecution History Estoppel primair betrekking had op situaties waarin een beperking was aangebracht om een bezwaar te ondervangen dat anders aan octrooiverlening in de weg zou hebben gestaan. De reden voor het aanbrengen van een wijziging in de claims was in die jurisprudentie dan ook steeds aan de orde. Uit de door de het U.S. Patent and Trademark Office bij de Supreme Court ingediende 'brief' bleek echter dat er verschillende redenen voor een aanpassing van de conclusie kunnen zijn, zodat wijzigingen in de tekst van de conclusie niet noodzakelijk op een bewuste inperking van de conclusie duiden.
In deze zaak speelde verder het probleem dat het verleningsdossier geen uitsluitsel gaf over de vraag waarom de ondergrens was aangebracht. De Supreme Court oordeelde dat het redelijk is om (a) de octrooihouder op te zadelen met de bewijslast - en het procesrisico - terzake van de achterliggende reden voor een wijziging en (b) bij gebreke van een verklaring er van uit te gaan dat er sprake is geweest van een materieel bezwaar, zodat Prosecution History Estoppel dan aan toepassing van de Doctrine of Equivalents in de weg staat.
Deze benadering legt een duidelijk risico bij de octrooihouder, die zich - wellicht sterker dan voorheen - steeds zal moeten afvragen of een bepaalde wijziging van de tekst van de conclusie al dan niet tot een beperking van zijn beschermingsomvang kan leiden. Aan het zorgvuldig redigeren van de conclusie en het standvastig verdedigen daarvan bij de octrooiverlenende instantie wordt zodoende grote(re) betekenis toegekend. Wanneer men voor ogen houdt dat een octrooi een uitzondering op de vrijheid van mededinging oplevert en de rechtszekerheid voor derden om die reden een 'groot goed' is, lijkt mij een dergelijke opstelling echter alleszins gerechtvaardigd.
In dezelfde lijn overwoog de Supreme Court dat het niet aan de rechter in een inbreukzaak is om te treden in de juistheid van de grond voor een wijziging van de conclusie. Inherent aan de taakverdeling bij het octrooiverleningsproces is dat er sprake is van een 'scheiding van machten', waarbij de rechter het eindproduct van de octrooiverlenende instantie als uitgangspunt heeft te nemen.
Keerzijde van deze benadering is wel is dat de taak van de octrooiaanvrager (en zijn gemachtigde) er niet eenvoudiger op wordt. Dat leidt wellicht tot een verdere 'verstarring' van het debat bij de octrooiraad, omdat de aanvrager niets meer durft prijs te geven. In haar concurring opinion pleitte Supreme Court Justice Ginsburg tevens voormalig rechter in de Federal Circuit - dan ook voor clementie. Enerzijds vroeg zij om begrip bij het octrooibureau voor het belang van de aanvrager zijn claims niet nodeloos te beperken. Anderzijds wijst zij op een 'overgangsrechtelijk' probleem, doordat een octrooiaanvrager - onbekend met en niet bedacht op deze stricte(re) opvatting van de rechter wellicht onbevangen door de knieën is gegaan om de resterende conclusie - zonder verdere kosten - binnen te halen. Voor een dergelijke 'zorgeloosheid' zal na Hilton Davis geen plaats meer zijn.
Intenties gedaagde relevant?
In Graver Tank had de Supreme Court overwogen dat de Doctrine of Equivalents onder meer ten doel had het hoofd te bieden aan de 'unscrupulous copyist' en piraterij. Dat brengt echter niet met zich dat de Doctrine alleen uitkomst biedt wanneer de vermeende inbreukmaker 'boze bedoelingen' zou hebben. Verwijzend naar Winans v. Denmead uit 1854 en Machine Co. v. Murphy uit 1878 overwoog de Supreme Court in Hilton Davis dat het vaststellen van equivalentie in wezen gelijk is aan het vaststellen van wat identiek is aan het octrooi, nu van equivalentie slechts sprake is wanneer de verschillen met het octrooi niet substantieel zijn. Evenmin als bij een letterlijke inbreuk de intentie van de vermeende inbreukmaker relevant is, is deze ook niet relevant in geval van vermeende equivalentie.
Designing around versus intentional copying?
De Federal Circuit overwoog in Hilton Davis, onder verwijzing naar Graver Tank, dat uit het feit dat onafhankelijk onderzoek is verricht, zou kunnen worden afgeleid dat de verschillen met het geoctrooieerde in beginsel substantieel zouden zijn. De Supreme Court merkt, mijns inziens terecht, op dat het praktisch nauwelijks uitvoerbaar lijkt om een scheidslijn te kunnen trekken tussen bewust copiëren dat op niet substantiële verschillen zou duiden en 'designing around' dat op substantiële verschillen zou duiden. Een dergelijk schijn-verschil laat inderdaad 'veel te wensen over', zoals de Supreme Court in Hilton Davis overweegt.
De Supreme Court probeert aan de omstandigheid of al dan niet onderzoek is verricht toch nog betekenis toe te kennen door dit zien als een mogelijke aanwijzing voor het antwoord op de vraag of het geoctrooieerde en het voorliggende alternatief al dan niet uitwisselbaar zijn in de ogen van een 'gemiddelde vakman' ('one presumably skilled in the art'). Als onderzoek noodzakelijk was, kan daaruit wellicht worden afgeleid dat uitwisselbaarheid voor een vakman niet duidelijk was. De Supreme Court formuleert ook hier echter met de nodige omzichtigheid. Of onderzoek verricht is lijkt mij niet meer dan één van de vele omstandigheden die in dit verband in overweging genomen kunnen worden. De aard, opzet en uitkomst van onderzoek kunnen zo verschillen dat aan het al of niet verricht zijn van onderzoek c.q. 'designing around' mijns inziens niet direct een 'status aparte' toegekend kan worden.
Uitwisselbaar in de ogen van de 'vakman' ten tijde van de inbreuk
Equivalentie doet als regel af aan het beginsel dat derden zich door raadpleging van octrooiregisters kunnen informeren over octrooiaanspraken en daarop hun beleid kunnen afstemmen. Alles wat de letter van de conclusie te buiten gaat schept in beginsel ongewenste onzekerheid, zoals Justice Black in zijn dissent bij Graver Tank terecht benadrukte. Onzekerheid is echter ingebakken in de juridische sfeer, zodat we daar op zich niet al te dramatisch over hoeven te doen. Wel is het mooi als een enigszins objectieve maatstaf gevonden kan worden. De Supreme Court ziet een objectieve maatstaf in het criterium dat equivalentie beperkt is tot datgene wat in de ogen van een vakman uitwisselbaar is. Het perspectief van de vakman geeft enerzijds inhoud aan equivalentie als concept en bepaalt tevens de grens daarvan.
Dat zo zijnde heeft de Supreme Court er vervolgens geen moeite mee om te bepalen dat equivalentie alles ondervangt wat ten tijde van de vermeende inbreuk in de ogen van een vakman uitwisselbaar is met het in de conclusies geclaimde. Een beperking tot equivalenten die ten tijde van de verlening bekend zijn of tot equivalenten die in het octrooischrift zelf geopenbaard worden, acht het Hof niet op zijn plaats.
Het tijdstip van de beoordeling van de vermeende inbreuk door de rechter lijkt arbitrair. Als men gewicht wil blijven toekennen aan de 'notice'-functie van een octrooiregister lijkt het eerder voor de hand te liggen om te kijken naar het tijdstip van de octrooiverlening, dan wel het tijdstip waarop de vermeende inbreukmaker dat register heeft geraadpleegd (c.q. had behoren te raadplegen). De feitelijke betekenis van deze nuance is waarschijnlijk echter te subtiel om in de praktijk van reële betekenis te kunnen zijn. Belangrijker is wellicht de constatering dat deze benadering de bescherming van de octrooihouder uiteindelijk verder kan laten reiken dan deze tijdens behandeling van de aanvrage of de verlening van het octrooi ook maar kon bevroeden.
Triple indentity (function-way-result) versus insubstantial differences?
Na het afbakenen van dit kader rijst nog de vraag wat nu de 'sacrale formule', ofwel het 'linguistic framework', moet zijn om te bepalen of van equivalentie gesproken kan worden.
Zoals gezegd, hanteerde de U.S. Supreme Court Justice Bushrod Washington in 1817 al de zogeheten 'triple identity' test: is sprake van in wezen eenzelfde functie, werkwijze en resultaat? In 1950 hanteerde de U.S. Supreme Court in Graver Tank evenzeer deze test.
De Federal Circuit had in Hilton Davis overwogen dat de 'function-way-result-test' echter niet als de test voor equivalentie moest worden gezien en dat dit ook niet in Graver Tank gelezen diende te worden. De 'triple-identity-test' is primair tot ontwikkeling gekomen in een tijdperk van relatief eenvoudige mechanische technologie en voldoet daar als regel goed. De Federal Circuit overwoog vervolgens echter dat naarmate technologieën complexer worden deze test niet steeds kan voldoen en dat maatgevend dient te zijn of de verschillen al dan substantieel zijn ('substantial differences test'). In een dissenting opinion bekritiseerde met name Judge Lourie de function-way-result-test ("FWR") als onvoldoende, in het bijzonder in geval van chemische stoffen, waarbij dan ten onrechte gekeken zou worden naar de functie, terwijl het octrooi beperkt is tot een structuur. Zeer verschillende - en separaat octrooieerbare - structuren kunnen dezelfde functie op dezelfde wijze vervullen, zonder dat inbreuk door equivalentie dan gerechtvaardigd is.
In de verschillende opinies van de Federal Circuit was veel aandacht gegeven aan de vraag of de 'function-way-result'-test of de 'insubstantial differences'-test wellicht beter zou zijn. De Supreme Court onderschreef dat de FWR-test bij niet-mechanische vindingen wellicht niet het meest aangewezen criterium is. Voor de 'insubstantial differences'-test geldt daarentegen dat die op zich weinig richting geeft om vervolgens te kunnen bepalen wanneer verschillen al dan niet substantieel zijn. In wezen verschuif je het probleem van het definiëren van equivalentie naar het definiëren van 'insubstantial differences'.
De Supreme Court zag dan ook van een nadere definitie af en verwees deze kwestie terug naar de Federal Circuit met de opmerking dat men er weinig heil in zag om dat Hof te 'micro-managen' in zijn woordkeus en dat men er van uitging dat deze gespecialiseerde octrooirechter de test in zijn verdere rechtspraak 'case-by-case' nader zou zijn verfijnen. Dit oordeel van de Supreme Court sluit in wezen aan bij de benadering van de meerderheid van de Federal Circuit en getuigt naar mijn oordeel ook van realiteitszin. 150 jaar rechtspraak inzake de Doctrine of Equivalence heeft evenmin een aanvaardbare, specifiek toepasbaar 'linguistic framework' opgeleverd, zodat men ook weinig goeds kan verwachten van een geforceerde poging. De Supreme Court bevestigde aldus Graver Tank, waarin het Hof ook had overwogen dat equivalentie niet "the prisoner of a formula" diende te zijn.
De Supreme Court stelde ook voorop dat de gehanteerde toets belangrijker is dan het 'linguistic framework'. Die toets is of het vermeend inbreukmakende object elementen bevat die identiek of equivalent zijn aan ieder element van het geoctrooïeerde. Het Hof vertrouwt dus primair op de 'all elements rule' .
Conclusies
Vanuit een Nederlands en Europees perspectief lijken mij een aantal aspecten van belang.
Als eerste wellicht de waarneming dat hetgeen de U.S. Supreme Court en de Federal Circuit zoal overwegen wanneer het om de bestaansgrond en reikwijdte van de Doctrine of Equivalents gaat zich inderdaad lijkt te lenen voor toepassing binnen de Nederlandse en Europese context. De achterliggende beginselen en het belang dat wordt toegekend aan bijv. de rechtszekerheid voor derden sluiten naar mijn oordeel zonder meer aan bij de instructie van het Protocol bij artikel 69 EVO. De Amerikaanse jurisprudentie tracht met zijn Doctrine of Equivalents evenzeer het midden te vinden tussen "a fair protection for the patentee" en "a reasonable certainty for third parties". De geboden bescherming is daarin evenmin beperkt tot "the strict, literal meaning of the wording used in the claims", en men neemt duidelijk afstand van een systeem waarin "the claims only serve as a guideline". Kortom, deze Amerikaanse jurisprudentie worstelt met dezelfde dilemma's als die waarvoor de Europese octrooipraktijk zich geplaatst ziet. Alle reden derhalve om de Amerikaanse lessen ter harte te nemen.
De Doctrine of Equivalents in de Amerikaanse rechtspraak kan bogen op een traditie die teruggaat tot het begin van de vorige eeuw. Wat vervolgens opvalt is dat ondanks alle debatten over de reikwijdte van de mogelijke beschermingsomvang, de Doctrine zelf niet ter discussie staat (noch bij de U.S. Supreme Court, noch bij de Federal Circuit Court of Appeals).
Belangrijk lijkt mij evenzeer dat men toepassing van equivalentie ook niet als een wezenlijk andere excercitie ziet dan het vaststellen van een letterlijke inbreuk. In Hilton Davis grijpt de Supreme Court terug op Winans v. Denmead uit 1854 en Machine Co. v. Murphy uit 1878 en het in die uitspraken verwoordde concept dat in octrooirechtelijke zin de geoctrooieerde uitvinding en diens equivalenten identiek zijn.
Men ziet equivalentie dus met name niet als een abstracte aangelegenheid, waarbij men 'los van het papier' de beschermingsomvang gaat bepalen. Equivalentie betekent niet dat men de tekst van de conclusie los laat of slechts als richtsnoer ziet om eerst het wezen van de uitvinding te bepalen en van daaruit te bezien of het vermeend inbreukmakende aan dat aldus nader bepaalde wezen equivalent is. De tekst van de conclusies blijft voorop staan en vormt ook duidelijk de begrenzing van de beschermingsomvang.
Uit dit vertrekpunt vloeit dan voort dat equivalentie alleen aan de orde kan zijn wanneer sprake is van equivalentie terzake van alle elementen van het geoctrooïeerde ('all elements rule') en dat men een in de tekst voorkomende beperking in het nadeel van de octrooihouder dient uit te leggen (behoudens tegenbewijs) .
Dit alles lijkt mij te leiden tot een uitleg van een octrooi die terecht verder gaat dan de letterlijke tekst. Het lijkt mij van essentieel belang dat men blijft vasthouden aan die tekst (inclusief alle daarin aangegeven elementen van de vinding en beperkingen), omdat een 'redelijke rechtszekerheid van derden' anders slechts een illusie is. Deze beschermingsomvang is wellicht beperkter dan men soms voor de uitvinder zou wensen, maar het lijkt mij reëel dat de octrooihouder de gevolgen dient te dragen van een mogelijk ongelukkig geformuleerde conclusie. Hij heeft immers alle kansen om - met professionele, deskundige bijstand - een voor hem zo optimaal en ruim mogelijke tekst er uit te slepen bij de octrooiverlenende instantie. Wanneer men daarbij voor ogen blijft houden dat het toekennen van een octrooi een uitzondering vormt op het beginsel van de 'vrijheid van techniek' lijken deze uitgangspunten een goede balans op te leveren tussen de belangen van de octrooihouder en 'derden', die op de tekst moeten kunnen vertrouwen.
Deze Amerikaanse jurisprudentie kent naar mijn oordeel terecht primair belang toe aan de tekst van de conclusie en wil niet weten van een "wezen van de geoctrooieerde vinding". Dit lijkt mij een fraaie onderstreping dat toepassing van de leer van het wezen uiteindelijk toch te weinig belang aan de tekst van de conclusie toekent en deze toch te veel blijft zien als slechts een richtlijn aan de hand waarvan men - 'los van het papier' de beschermingsomvang gaat bepalen. Dit onderstreept dat de leer van het wezen uiteindelijk te ruim is en de Nederlandse rechter er dan ook verstandig aan doet deze 'overboord te gooien'. Een mooie ondersteuning derhalve voor het standpunt van Pieroen en de bijval die deze heeft gekregen van bijvoorbeeld Brinkhof, Hamaker, Verkade en het Haagse Hof. De Hoge Raad doet er naar mijn oordeel dan ook verstandig aan de leer van het wezen niet langer te blijven omarmen, zoals bijvoorbeeld in Meyn/Stork, Ciba Geigy/Oté Optics en recentelijk in Stamicarbon/Dow Chemical.
Het komt mij voor dat deze Amerikaanse benadering ook steun biedt voor de Duitse jurisprudentie, waar die leert dat van inbreuk door middel van equivalentie géén sprake kan zijn wanneer het voor een deskundige niet voor de hand liggend is dat het vermeende equivalent niet substantieël zou verschillen van het in de conclusie beschrevene . Met andere woorden, als voor die vaststelling inventieve kennis vereist is, kan van equivalentie geen sprake zijn: equivalentie houdt op waar de volgende vinding begint . Dit laat overigens onverlet de mogelijkheid van inbreuk door middel van equivalentie in geval van een afhankelijk octrooi: de situatie waarin men wel de geoctrooïeerde vinding (in dit geval equivalent) toepast, maar tegelijkertijd een bijzondere, inventieve uitvoeringsvorm daarvan toepast.
Hilton Davis en de achterliggende case law van de U.S. Supreme Court en de Federal Circuit Court of Appeals vormen naar mijn oordeel dus goede inspiratiebronnen voor de Nederlandse en Europese octrooipraktijk. Uiteraard betekent dat niet dat we de Federal Circuit en de Supreme Court als informele 'cassatierechter' onder het Europees Octrooi-Verdrag kunnen gaan beschouwen. Wel betekent dit dat het van belang is om, wellicht meer dan voorheen, de ontwikkelingen in de VS mee te nemen bij de verdere ontwikkeling van het Europees octrooirecht. Een daaruit eventueel voortvloeiende grote(re) mate van harmonisatie is voor de praktijk alleen maar welkom, aangezien dat evenzeer tot meer zekerheid leidt.