BIE 2008, p. 151-157, Album Americorum Feer Verkade
Inleiding
Grensoverschrijdende verboden hebben sinds het begin van de jaren negentig het nodige stof doen opwaaien in Nederlandse en Europese octrooikringen. Met de arresten van het Europese Hof in Roche v Primus[1] en GAT v LuK[2] van 2006, lijkt dat stof weer enigszins te zijn neergedwarreld, maar latere uitspraken van de Hoge Raad, en het Hof en de Rechtbank in Den Haag leren dat er toch nog wel wat stofwolkjes in het verschiet liggen.[3]
Voor zover we al mochten menen dat de grensoverschrijdende reikwijdte van de octrooirechten of internationale toepassing van octrooirecht een Europese aangelegenheid is, leren de uitspraken van de Federal Circuit Court of Appeals en de Amerikaanse Supreme Court in de zaak Microsoft v AT&T dat die gedachte onjuist is. Alle reden dus om eens stil te staan bij deze Amerikaanse uitspraken en te bezien wat daar voor inspiratie aan te ontlenen is, zoals Verkade ook voor velen een belangrijke inspiratiebron is.[4]
Artikel 271(f) Patent Act: indirecte 'buitenlandse octrooi-inbreuk'
De zaak Microsoft v AT&T gaat over wat je een indirecte buitenlandse octrooi-inbreuk zou kunnen noemen. Artikel 271(f) van de Amerikaanse Patent Act[5] bepaalt kort gezegd dat het als een inbreuk op een Amerikaans octrooi wordt aangemerkt wanneer men onderdelen ('components') van een geoctrooieerde vinding levert aan een afnemer buiten de Verenigde Staten, die deze onderdelen buiten de Verenigde Staten tot de geoctrooieerde vinding zal combineren, en dat ook inbreukmakend zou zijn wanneer dat combineren binnen de Verenigde Staten zou hebben plaatsgevonden. Niet van belang is of buiten de Verenigde Staten, waar de bewuste handelingen plaatsvinden, sprake is van een met het Amerikaanse octrooi corresponderend nationaal octrooi.
Deze bepaling is in 1984 in de Patent Act opgenomen in reactie op het arrest van de U.S. Supreme Court in Deepsouth v Laitram.[6] Die zaak had betrekking op een darmuithaalmachine voor garnalen. De darm van een garnaal is zichtbaar als een zwarte streep op het achterlichaam van de garnaal en de aanwezigheid van dat (gevulde) darmkanaal heeft, vooral bij grotere garnalen, een slechte invloed op de smaak. Laitram was de houder van een tweetal octrooien op een machine waarmee de darm verwijderd kon worden. Het betrof zogeheten combinatieoctrooien: géén van de onderdelen van de machine leenden zich separaat voor octrooi bij gebreke van nieuwheid of uitvindingshoogte, maar het combineren van die onderdelen tot deze garnalendarmuithaalmachine was wel nieuw en inventief. Deepsouth werd aangesproken wegens octrooi-inbreuk en in een poging een deel van haar ondernemingsactiviteiten veilig te stellen, betoogde Deepsouth dat het haar naar Amerikaans octrooirecht wel was toegestaan de onderdelen voor de machine in de VS te maken en deze onderdelen separaat naar buitenlandse afnemers te verschepen voor het vervaardigen van de geoctrooieerde darmuithaalmachine buiten de Verenigde Staten. Dat verschepen gebeurde in drie containers, maar vervolgens kon de machine binnen het uur in elkaar gezet worden. De Supreme Court stelde voorop dat het buiten de Verenigde Staten maken of gebruiken van een door een Amerikaans octrooi beschermde machine geen inbreuk op dat Amerikaanse octrooi opleverde, zodat Deepsouth om die reden ook niet kon worden aangesproken voor het bijdragen aan of uitlokken van een Amerikaanse octrooi-inbreuk. Geen indirecte inbreuk derhalve naar Amerikaans octrooirecht.
Deze Amerikaanse casus doet denken aan het vonnis van de Haagse President van 26 maart 1991 over omgebouwde bestelauto's voor invalidenvervoer.[7] Nadat in die zaak al in kort geding in twee instanties was geprocedeerd[8] en de rechtbank vervolgens in een bodemprocedure (wederom) een verbod en bovendien winstafdracht had bevolen,[9] ontstond een executiegeschil over die bestelauto's die door de gedaagde volledig waren omgebouwd en in beginsel inbreukmakend zouden zijn, ware het niet dat de aangepaste schokdempers die onder het octrooi vereist waren, niet werden ingebouwd. Die werden separaat naar Engeland geleverd in de wetenschap dat afnemers ze in Engeland in de auto zouden aanbrengen en daarmee sprake zou zijn van een auto die, wanneer hij in Nederland zou zijn vervaardigd, in Nederland een inbreuk zou opleveren. De Haagse President oordeelde dat hier sprake was van het in Nederland vervaardigen van voertuigen volgens het octrooi, waarbij hij van belang achtte dat het aanbrengen van de schokdempers slechts een eenvoudige handeling was. Deze uitspraak lijkt mij vooral de sporen te dragen van het langslepende conflict en de executieperikelen, maar uiteindelijk wel onjuist. De inbreukmakende auto werd niet in Nederland gerealiseerd en daarmee houdt de reikwijdte van de Nederlandse octrooiwet in beginsel op, zeker ook als in Engeland kennelijk geen sprake was van octrooibescherming. Artikel 73 Row 1995 getuigt ook van dit beginsel door te verlangen dat voor een indirecte octrooi-inbreuk nodig is dat de 'wezenlijke bestanddelen' worden aangeboden voor 'toepassing van de geoctrooieerde uitvinding in Nederland'.[10]
Daarmee is tevens geïllustreerd dat artikel 73 Row in lijn is met het beginsel zoals dat door de U.S. Supreme Court ook werd vooropgesteld in Deepsouth v Laitram van 1972. Die uitspraak leidde echter tot ingrijpen van het Congres en sinds 1984 bevat artikel 271 van de Patent Act onder (f) de regel dat het een inbreuk op een Amerikaans octrooi oplevert wanneer men de 'components' van een geoctrooieerde vinding 'supplies (…) from the United States' voor 'combination' buiten de Verenigde Staten. Dat lijkt dus op de benadering die de Haagse President ook koos in zijn hierboven besproken beslissing: de uiteindelijke 'inbreuk' in het buitenland wordt (fictief) tot een inbreuk op het eigen nationale octrooi geconstrueerd, zonder dat aan de orde is in hoeverre in dat buitenland die handelingen al dan niet een octrooi-inbreuk opleveren op een daar eventueel bestaand nationaal octrooirecht.
Wat zo per saldo aan de orde is, is naar mijn oordeel niet meer en niet minder dan het uitbreiden van de reikwijdte van het nationale octrooirecht tot handelingen buiten dat nationale territoir. Het op die buitenlandse handelingen tevens van toepassing zijnde, in dat buitenland geldende, nationale octrooirecht de lex loci protectionis wordt daarbij de facto buitenspel gezet, al was het maar doordat het geen geldig exceptief verweer oplevert dat die handelingen in de betreffende jurisdictie in het geheel niet onder het bereik van een daar geldend nationaal octrooirecht vallen en al dan niet onrechtmatig zijn naar dat nationale, buitenlandse recht.
De precieze reikwijdte van artikel 271(f) van de Amerikaanse Patent Act stond vervolgens centraal in AT&T v Microsoft. Het belang van deze bepaling voor het buitenland, moet overigens niet onderschat worden, wanneer men zich realiseert dat op deze wijze Amerikaanse octrooirecht tot buiten de Amerikaanse landsgrenzen reikt. Dat brengt dus met zich dat althans in theorie sprake zou kunnen zijn van een inbreuk op een Amerikaans 'business method' of 'software' patent door het combineren van 'components' daarvan in Europa, terwijl een dergelijk 'business method' of 'software' octrooi in die vorm in Europa niet verleend zou kunnen worden vanwege de beperkingen van artikel 52(1) van het Europees Octrooiverdrag.[11]
AT&T v Microsoft
AT&T heeft een Amerikaans octrooi[12] op het gebruik van een computer voor het digitaal coderen en comprimeren van spraak. AT&T stelde dat met de versies van Microsofts programma Windows die TrueSpeech en NetMeeting bevatten haar Amerikaanse octrooi geschonden werd. Die versies van Windows bevatten code die een computer, na installatie van Windows, in staat stelt de geoctrooieerde werkwijze voor spraakbewerking toe te passen.
In de procedure die volgde erkende Microsoft dat na installatie van Windows sprake was van een directe inbreuk op AT&T's Amerikaanse octrooi. Vervolgens resteerde nog de vraag of Microsoft ook artikel 271(f) van de Patent Act overtrad door het leveren op disk of via elektronische verzending van zogeheten 'Master versies' van Windows aan buitenlandse 'Original Equipment Manufacturers' ('OEM'). Van belang is dat de door Microsoft geleverde masters door de OEM-licentienemers niet op computers geïnstalleerd werden, maar werden gebruikt om buiten de Verenigde Staten Windows-kopieën te vervaardigen. Die kopieën werden vervolgens evenzeer buiten de Verenigde Staten op computers geïnstalleerd. Pas met een aldus in het buitenland geconfigureerde computer, was sprake van een mogelijk onder het bereik van het Amerikaanse octrooi vallende inrichting. Althans wanneer die computer in de Verenigde Staten zou zijn gemaakt of aangeboden zou dat een inbreuk op het AT&T octrooi opleveren. Windows sec niet geïnstalleerd op een computer vormt echter geen inbreuk op het AT&T octrooi op de spraakbewerkingscomputer.
De U.S. District Court te New York oordeelde op 5 maart 2004 dat Microsoft met deze leveringen van de Windows-masters artikel 271(f) van de Patent Act overtrad.[13] In hoger beroep werd deze uitspraak bevestigd door de U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit in zijn arrest van 13 juli 2005.[14] De Federal Circuit de centrale federale appèlrechter voor alle Amerikaanse octrooizaken bevestigde het vonnis van de District Court, maar het panel van drie rechter was verdeeld. De opinie van het hof werd onderschreven door de judges Mayer en Lourie, maar ging vergezeld van een dissenting opinion van judge Rader. De Supreme Court honoreerde het verzoek om de zaak in behandeling te nemen en vernietigde vervolgens met zijn arrest van 30 april 2007 de uitspraak van de Federal Circuit. De door zeven van de negen rechters onderschreven uitspraak van de Supreme Court werd geschreven door Justice Ginsburg. De rechters Scalia, Souter en Kennedy onderschreven die uitspraak geheel. Rechter Alito kwam met een concurring opinion gesteund door de rechters Thomas en Breyer waarin ter zake van een detailpunt ('voetnoot 14') een andere benadering werd gekozen om tot hetzelfde resultaat te komen.[15]
Uitzondering op de regel
De Supreme Court stelde voorop dat de hoofdregel is dat geen sprake is van een inbreuk wanneer een product in een ander land gemaakt of verkocht wordt. Artikel 271(f) is een uitzondering op die hoofdregel en om die reden overwoog de Supreme Court er niet voor te voelen het artikel extensief uit te leggen. Daarbij overwoog het Hof dat het vervolgens aan het Congres is om artikel 271(f) al dan niet te wijzigen, indien het Congres zich niet in het oordeel van het Hof zou kunnen vinden, zoals dat bij de Deepsouth-uitspraak het geval was.
De eerste vraag die beantwoord diende te worden was of software een 'component' in de zin van artikel 271(f) Patent Act kan zijn. Het Hof overwoog dat software een 'set of instructions, known as code, that directs a computer to perform specified functions or operations'[16] op twee manieren kan worden voorgesteld. In abstracte vorm: de instructies los van enig medium (zoals de noten van de Negende Symphonie van Beethoven,[17] zoals het Hof overwoog). Daarnaast kan men software in concrete vorm voorstellen: een tastbaar 'exemplaar' van het programma, gecodeerd op een medium, bijvoorbeeld een CD-ROM (zoals de bladmuziek voor Beethoven's Negende). AT&T stelde dat software in abstracte vorm als een 'component' kon worden aangemerkt, terwijl Microsoft bepleitte dat alleen een exemplaar van een programma een 'component' kan zijn. Het belang van deze vraag wordt duidelijk wanneer men stilstaat bij de daarna te beantwoorden vraag of de 'components' die op de buitenlands vervaardigde computers werden geïnstalleerd 'supplied' werden door Microsoft 'from the United States.' Indien de 'components' in de zin van artikel 271(f) beperkt zijn tot de exemplaren van Windows die daadwerkelijk op de computer worden geïnstalleerd dan is Microsoft 'van de haak', aangezien die exemplaren niet vanuit de Verenigde Staten geleverd werden, maar daarentegen juist buiten de Verenigde Staten gemaakt waren (en bovendien niet door Microsoft, maar door licentienemers van Microsoft). De Supreme Court koos voor een interpretatie conform het spraakgebruik en overwoog dat software in abstracto niet op een computer geïnstalleerd kan worden: het is slechts een idee c.q. louter informatie zonder fysieke belichaming en aldus leent het zich niet om als 'component' gecombineerd te kunnen worden tot een (inbreukmakende) inrichting. Software in abstracto laat zich vergelijken met een bouwtekening die nauwkeurige instructies kan bevatten voor het maken van of het combineren van onderdelen tot een inbreukmakende inrichting, maar zelf geen onderdeel van die inrichting is.[18] Wat gebruikers kopen c.q. gebruiken om de betreffende spraakbewerkingscomputer te maken, zijn ook juist concrete exemplaren van de software. Juist omdat het zo eenvoudig is om van een master één of meerdere kopieën van een softwareprogramma te maken, betoogde AT&T dat die kopieerstap genegeerd mocht worden. Daarin ging de Supreme Court niet mee: ook al is die stap eenvoudig, het is en blijft een te nemen stap die nodig is om de software te maken tot iets wat op een computer geïnstalleerd kan worden. De omstandigheid dat een bepaalde tussenstap eenvoudig te realiseren is, brengt in het octrooirecht ook niet met zich dat die stap dan niet van belang is, zoals het Hof overwoog.
Vervolgens rijst de vraag of Microsoft de software 'supplied (…) from the United States.' Het is op dit punt dat de Supreme Court een andere weg insloeg dan de meerderheid van de Federal Circuit (en Justice Stevens in zijn dissenting opinion bij het arrest van de Supreme Court). De Federal Circuit had geoordeeld dat de tussenstap van het maken van de kopieën van de master kon worden genegeerd, zodat bij software de stap van het kopiëren van de installatie-versies van Windows op CD-ROM als onderdeel uitmakend van het leveren van een master (voor het maken van die kopieën) gezien mocht worden. De Supreme Court sloot zich hier uitdrukkelijk aan bij de dissenting opinion van Judge Rader van de Federal Circuit, die had benadrukt dat 'supplying' gewoonlijk begrepen wordt als een zelfstandige handeling die los staat van een daaropvolgend kopiëren of vervaardigen. Voor artikel 271(f) dient van belang te zijn dat de uit de Verenigde Staten afkomstige 'components' en niet kopieën daarvan gebruikt worden om, door ze te combineren met andere 'components', de geoctrooieerde inrichting te vervaardigen. Nu niet de masters maar alleen de daarvan gemaakte kopieën uiteindelijk gebruikt worden om mogelijk inbreukmakende computers te vervaardigen, kan van overtreding van artikel 271(f) geen sprake zijn.[19] Beslissend is dat die kopieën buiten de Verenigde Staten wordt gemaakt, aldus de Supreme Court.
De concurring opinion van Justice Alito gaat in deze context nog een stap verder door te stellen dat van een 'component' in de zin van artikel 271(f) alleen sprake is wanneer die 'component' ook fysiek onderdeel wordt c.q. blijft uitmaken van de mogelijk inbreukmakende computer. Omdat de voor installatie gebruikte kopie /drager van Windows geheel intact blijft en na installatie c.q. kopiëring van Windows op de computer ook geen onderdeel meer blijft uitmaken van die computer, was naar het oordeel van Justice Alito om die reden geen sprake van een schending van artikel 271(f). In die optiek is het ook irrelevant of de software al dan niet rechtstreeks vanaf de master geïnstalleerd zou kunnen worden, wat door de meerderheid in het midden was gelaten in voetnoot 14[20] van het arrest. Daar staat tegenover dat wanneer bijvoorbeeld mocht blijken dat de computer niet kan werken zonder dat de drager van de software op een CD-ROM in de computer geplaatst blijft, naar het oordeel van de concurring opinion wel sprake van een 'component' zou kunnen zijn. Die situatie speelde hier echter niet.[21]
Presumption against extra-territoriality
Interessant vanuit een internationaal perspectief is wat de Supreme Court vervolgens opmerkt over de internationale beperkingen van het Amerikaanse octrooirecht.
Uitleg van een wettekst is zoals alle uitleg geen abstracte exercitie, maar contextgebonden. Dat benadrukt de Supreme Court met zijn overweging dat alle twijfel over de vraag of het handelen van Microsoft al dan niet buiten het bereik van artikel 271(f) valt, verdwijnt wanneer men stilstaat bij de 'presumption against extraterritoriality'. De Supreme Court overwoog uitdrukkelijk dat the presumption that United States law governs domestically but does not rule the world applies with particular force in patent law. Het Hof sloot zich ook aan bij wat de Amerikaanse overheid in een als amicus curiae genomen conclusie had gesteld: Thus, the United States accurately conveyed in this case: "Foreign conduct is [generally] the domain of foreign law," and in the area here involved, in particular, foreign law "may embody different policy judgments about the relative rights of inventors, competitors, and the public in patented inventions." De stelling van AT&T dat dit beginsel door artikel 271(f) nu juist terzijde was geschoven, deed er volgens het Hof niet aan af dat dit beginsel nog steeds van kracht was en nu juist richting diende te geven bij de uitleg van de reikwijdte van de door artikel 271(f) gecreëerde uitzondering.
De stelling dat artikel 271(f) eenvoudig omzeild kon worden door de kopieën niet in de Verenigde Staten maar in het buitenland te maken, had de meerderheid van de Federal Circuit over de streep getrokken om artikel 271(f) ruimhartig te interpreteren: "Were we to hold that Microsoft's supply by exportation of the master versions of the Windows soft-ware—specifically for the purpose of foreign replication—avoids infringement, we would be subverting the remedial nature of §271(f), permitting a technical avoidance of the statute by ignoring the advances in a field of technology—and its associated industry practices—that developed after the enactment of §271(f) (…) . Section §271(f), if it is to remain effective, must therefore be interpreted in a manner that is appropriate to the nature of the technology at issue."[22]
De Supreme Court overwoog dat deze zorg weliswaar begrijpelijk is, maar niet overtuigend genoeg om artikel 271(f) ruim uit te leggen. Het Hof overwoog dat het ter beschikking stellen van ontwerptekeningen en informatie die het mogelijk maken octrooi-inbreuk te plegen evenmin inbreukmakend is en niet onder het bereik van artikel 271(f) Patent Act valt: There is no dispute, we note again, that §271(f) is inapplicable to the export of design tools—blueprints, schematics, templates, and prototypes — all of which may provide the information required to construct and combine overseas the components of inventions patented under United States law. De Supreme Court benadrukt dat het aan de wetgever is om dergelijke handelingen onder de reikwijdte van de wet te brengen, wanneer het Congres dat nodig oordeelde. Het Hof zag echter geen reden om af te dingen op het hoofdbeginsel dat het octrooirecht territoriaal beperkt is, zoals het dat ook in de Deepsouth-beslissing voorop had gesteld. Bovendien hoefde AT&T ook niet met lege handen te staan. De remedie om de vermeende 'loophole' te dichten is eenvoudig: het aanvragen en handhaven van buitenlandse octrooien, zoals de Supreme Court in Deepsouth ook al had onderstreept: "If AT&T desires to prevent copying in foreign countries, its remedy today lies in obtaining and enforcing foreign patents. See Deepsouth, 406 U. S., at 531."
Terughoudendheid toepasselijk recht en jurisdictie
Wat opvalt is de duidelijke terughoudendheid die de Supreme Court onderstreept als het gaat om het grensoverschrijdend optreden tegen mogelijk inbreukmakend handelen. Niet alle potentiële onrechtmatige handelingen die eventueel tegengegaan zouden kunnen worden behoeven derhalve door de rechter geadresseerd te worden.
Van eenzelfde terughoudendheid getuigt naar het mij voorkomt ook het arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak Roche v Primus. Toegegeven, daar gaat het om grensoverschrijdende rechtsmacht c.q. jurisdictie en in de Microsoft zaak gaat het om grensoverschrijdende toepassing van het eigen nationale octrooirecht. Dat zijn verschillende juridische grootheden, maar dat doet er niet aan af dat uiteindelijk vergelijkbare vragen en afwegingen een rol spelen. Moet de rechter alle onrecht dat op zijn bureau belandt ook oplossen of dient hij oog te hebben voor de internationale beperkingen van zijn bevoegdheid en voor de soevereiniteit van andere jurisdicties en rechtsstelsels?
In Roche v Primus overwoog het Europese Hof dat de voordelen van het kunnen concentreren van octrooi-inbreukvorderingen tegen meerdere gedaagden in meerdere lidstaten bij één enkele rechter niet alleen beperkt zijn, maar ook een bron van nieuwe gevaren oplevert, zoals inbreuk op het rechtszekerheidsbeginsel door het aantasten van de voorzienbaarheid van bevoegdheidsregels en het aanmoedigen van 'forum shopping', wat het EEX-Verdrag nu juist wil vermijden. In GAT v Luk wees het Europese Hof evenzeer op de (a) de dwingende aard van de exclusieve bevoegdheidsregel, (b) de door het rechtszekerheidsbeginsel vereiste voorzienbaarheid van de door het EEX-Verdrag gestelde bevoegdheidsregels en (c) het toenemende gevaar van onverenigbare beslissingen wanneer meerdere rechters rechtsmacht over dezelfde kwestie hebben.
Deze terughoudendheid inzake het grensoverschrijdend adresseren van internationale IE-zaken, zoals die door de Supreme Court en het Europese Hof van Justitie bepleit lijkt te worden, steekt nogal schril af bij de Nederlandse traditie, waarin sedert het Focus Veilig v Lincoln Electric-arrest van 1989[23] de Nederlandse rechter voorop heeft gelopen om internationaal octrooi-onrecht voortvarend en krachtdadig de kop in te drukken.
Zo valt op dat de Hoge Raad in zijn arresten Roche v Primus van 2003[24] en Philips v Postech van 2004[25] ook niet van enige terughoudendheid lijkt te willen weten als het om het aannemen van grensoverschrijdende jurisdictie gaat en die jurisdictie alleen op Nederlands recht, en niet tevens op Europees recht, gebaseerd is. Voor zover de jurisdictie in die beide zaken ten opzichte van niet EU-onderdanen niet beheerst werd door het EEX-Verdrag, maar enkel door Nederlands recht, gaf de Hoge Raad er blijk van geen problemen te hebben met het varen van een van het Europese bevoegdheidsrecht afwijkende nationale Nederlandse koers. Eerlijk gezegd ontgaat mij zowel de wijsheid van, als de noodzaak voor, deze nationale benadering.[26] Volgend op de arresten van het Europese Hof in Roche v Primus en GAT v LuK, waarin het Hof duidelijk aangaf een terughoudende koers te willen varen, viel op dat de Haagse rechter er kennelijk naar streefde toch nog maar internationale jurisdictie te willen aannemen, waar die niet expliciet door die arresten was uitgesloten. Dat speelde bijvoorbeeld in het Bettacare v H3 Products vonnis, waarin de Haagse voorzieningenrechter oordeelde dat de restricties van die Europese arresten niet zouden gelden voor een voorlopige voorziening. Het komt mij eerder voor dat met name bij een voorlopige voorziening terughoudendheid geboden is, zodat wanneer de rechter niet bevoegd is voor een beslissing ten gronde hij dat nog minder gauw is wanneer het slechts om een voorlopige voorziening gaat. In de zaak SBM v Bluewater overwoog de Haagse rechtbank dat een strikte toepassing van GAT v LuKmet zich zou brengen geen enkele rechter bevoegd zou kunnen zijn, en vond dat een reden om dus maar jurisdictie aan te nemen. Deze benadering lijkt in lijn te zijn met de voortvarendheid die de Hoge Raad in het Philips v Postech-arrest voorstond en om die reden het Hof Den Haag dat een terughoudende opstelling ter zake van internationale jurisdictie in kort geding had voorgestaan terugfloot.
Ik heb de indruk dat wij in Nederland niet steeds voldoende oog hebben voor de grenzen die inherent zijn aan internationale jurisdictie vragen. Het is niet de taak van de Nederlandse rechter om alle onrecht, waar ook ter wereld, een halt toe te roepen. Indien een onrechtmatige daad in een ander land mogelijk voortduurt, verdient dat waarschijnlijk geen schoonheidsprijs, maar dat betekent niet dat om die reden maar de Nederlandse rechter als 'zedenpreker' in internationale verhoudingen dient op te gaan treden en zich bevoegd dient te verklaren om maar te kunnen ingrijpen.
Als de Nederlandse rechter zich de rol van 'internationale zedenpreker' aanmeet, is het bovendien wel zaak dat hij juist zijn oor te luister legt bij de internationale rechtsontwikkeling en er voor zorg draagt dat hij de temperatuur van dat water goed aanvoelt. In dit verband is illustratief dat de Hoge Raad in zijn tweede Roche v Primus-arrest van 2007 moest terugkomen op zijn eerste arrest in die zaak van 2003. De Hoge Raad had in dat eerste arrest ten onrechte jurisdictie aangenomen, waar die gelet op het latere GAT v LuK-arrest van het Europese Hof niet aanwezig bleek te zijn, bij zaken waarin een nietigheidsverweer in octrooizaken wordt gevoerd. Het siert de Hoge Raad dat hij vervolgens expliciet terugkwam op zijn eerdere uitspraak, maar je kan wel de kanttekening plaatsen dat het vreemd is dat diezelfde Hoge Raad in de eerste uitspraak niet de moeite had genomen ook op dit punt prejudiciële vragen aan het Europese Hof te vragen, terwijl men dat wel deed ter zake van de 'spin-in-het-web'-problematiek.
Lessons learned
Ik pleit er niet voor dat de Nederlandse rechter zich niet of minder op het internationale podium dient te manifesteren. Integendeel. Ik denk dat de voortrekkersrol die Nederland de afgelopen twintig jaar heeft gespeeld zeker lofwaardig is. Maar in dit verband geldt wel dat 'adel verplicht'. Dat betekent dus dat de Nederlandse rechter juist daar waar uiteindelijk het Europese Hof het laatste woord heeft, niet moet aarzelen dat Hof zo snel mogelijk in staat te stellen dat woord uit te spreken. Het betekent ook dat wanneer dat 'laatste woord' gesproken is, dat ook loyaal en dat is iets anders dan 'slaafs' toegepast dient te worden.
Dat het aannemen van jurisdictie op grond van Europees recht, waar die later niet blijkt te bestaan, niet zonder risico's is, en met name niet voor de betrokken procespartijen, mag blijken uit de volgende overpeinzing.
Het arrest Roche v Primus van het Europese Hof van 2006 heeft duidelijk gemaakt dat de 'spin-in-het-web'-leer, zoals die door het Hof Den Haag in EGP v Boston Scientific in 1998 was ontwikkeld, bij Europese octrooizaken momenteel niet kan worden toegepast.[27] De consequentie van het arrest van het Europese Hof in Roche v Primus en GAT v LuK is dat in een behoorlijk aantal Nederlandse vonnissen en arresten in de daaraan voorafgaande jaren op onjuiste gronden grensoverschrijdende jurisdictie is aangenomen. Op zich is het geen ramp als achteraf blijkt dat bepaalde uitspraken niet (meer) geldend recht blijken te zijn, maar hier speelt mogelijk wel een extra complicatie. De procespartij die een veroordelende, rechterlijke uitspraak ten uitvoer legt doet dat voor eigen rekening en risico en is in beginsel aansprakelijk als blijkt dat die uitspraak onjuist is. Dat is de les uit Ciba Geigy v Voorbraak.[28] De consequentie daarvan is dat partijen tegenover wie ten onrechte op grond van de 'spin-in-het-web'-leer jurisdictie is aangenomen en een verbod is uitgesproken en gehandhaafd mogelijk een schadeclaim zou kunnen instellen tegen de eisende partij. Of die claim uiteindelijk succesvol is, zal nog afhangen van alle andere 'omstandigheden van het geval', maar het mag duidelijk zijn dat de rechtspraktijk en met name de betrokken procespartijen zelf er niet mee geholpen zijn als de Nederlandse rechter wat al te frivool Europese bevoegdheidsregels op eigen houtje invult. In Roche v Primus wees het Europese Hof op de nieuwe gevaren die in beeld komen als men het daar spelende probleem van een internationale octrooi-inbreuk wil oplossen via de 'spin-in-het-web'-leer. Bij die gevaren hoort naar het zich laat aanzien ook dat de rechter die een zelfstandige koers vaart, de procespartijen nodeloos aan allerhande aansprakelijkheden en verdere processuele beslommeringen bloot stelt. Als de Nederlandse rechter zaken praktisch en krachtdadig wil aanpakken en oplossen wat de prijzenswaardige ambitie is die aan de 'spin-in-het-web'-leer ten grondslag ligt dan bewijst diezelfde rechter niemand een dienst door een oplossing aan te reiken die wellicht juist voor nog meer problemen kan zorgen.
Als de Nederlandse rechter op het internationale podium niet de rol van bijwagen wil gaan vervullen is het ook zaak dat van de uitspraken van die Nederlandse rechter een duidelijke overtuigingskracht uitgaat. Die overtuigingskracht wordt niet gediend met een 'Nederlandse tunnelvisie', zoals die in uitspraken waarin de Nederlandse rechter internationale normen toepast, soms doorklinkt. Als het om de uitleg van Europese jurisdictienormen of de door Europese normen beheerste uitleg van de beschermingsomvang van octrooien gaat, valt op dat de Nederlandse rechter in zijn uitspraken niet of nauwelijks ingaat op andersluidende uitspraken van buitenlandse rechters. Dat klemt temeer wanneer het over en weer om uitspraken van nationale hoogste rechters gaat. De Amerikaanse traditie met concurring en dissenting opinions, laat wat mij betreft alleen maar zien dat de overtuigingskracht van een uitspraak duidelijk toeneemt, naarmate in die uitspraak het debat met andersluidende opvattingen juist niet uit de weg wordt gegaan.[29] Zeker wanneer de Nederlandse rechter er niet voor terugschrikt om ook 'buitenlands onrecht' in zijn uitspraken mee te nemen en zich daar een oordeel over 'aan te matigen', is het wel zaak dat die uitspraken overtuigen door duidelijke motiveringen en zo min mogelijk 'orakeltaal' bevatten.
De uitspraken van zowel de Federal Circuit als de Supreme Court in Microsoft v AT&T zijn op dit punt ook een bron van inspiratie en laten mooi zien hoe de dissenting opinion van Judge Rader, vervolgens de basis bleek te bevatten voor het meerderheidsoordeel van de Supreme Court. In de Nederlandse verhoudingen wordt dat 'rollenspel' enigszins gespeeld in de verhouding tussen de conclusies van het Openbaar Ministerie en de arresten van de Hoge Raad. Ik heb echter de indruk dat dit rollenspel geen overvloedige oogst aan 'Oscarwaardig' materiaal oplevert, zodat vooral de Hoge Raad zich wat mij betreft wel wat meer uitgesproken 'overpeinzingen' mag veroorloven. Als het zo mocht zijn dat van fraai onderbouwde en uitvoerige gemotiveerde conclusies van de Advocaat-Generaal op dat punt een remmende werking op het daaropvolgende arrest van Hoge Raad uitgaat, dan zou ik er bijna toe neigen om Verkade tot een gemakzuchtiger taakopvatting op te wekken. Die overpeinzing heb ik echter snel uit mijn gedachten gezet, want zijn 'handleidingen voor het ontwarren van Gordiaanse knopen' zou ik niet willen missen.
---------------------
* Th.C.J.A. van Engelen is hoogleraar Technologie Overdracht aan het CIER/Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en advocaat bij Ventoux Advocaten te Utrecht.
1. HvJEG, 13 juli 2006, Roche v Primus cs, IEPT20060713; BIE 2006, nr. 72, p. 372; IER 2006, nr. 76.
2. HvJEG, 13 juli 2006, GAT v LuK, IEPT20060713; BIE 2006, nr. 73; IER 2006, nr. 75.
3. Zie bijvoorbeeld: Hoge Raad, 30 november 2007, Roche v Primus, IEPT20071130; Rb. Den Haag, 26 september 2007, Nooteboom v Faymonville, IEPT20070926; Hof Den Haag, 23 augustus 2007, Bacardi v Mad Bat, IEPT20070823, IER 2007, nr. 103, p. 395, m.nt. Van Engelen; Rb Den Haag, 11 april 2007, SBM v Blue Water, IEPT20070411; IER 2007, nr. 58, p. 209; NIPR 2007, nr. 317, p. 433; Rb Den Haag, 21 september 2006, Bettacare v H3 Products, IEPT20060921.
4. Zie ook: Van Engelen, Inspiratie als prestatie, Liber promotorum Verkade, Boom Juridische Uitgevers, 2002, p. 35-37.
5. 35 U.S.C. § 271(f)(1): Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.
6. Deepsouth Packing Co. v Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972).
7. Pres. Den Haag, 26 maart 1991, BIE 1993, nr. 56 (Smulders/Tripod)
8. Hof Den Haag, 5 april 1990, BIE 1990, nr. 100 (Smulders/Tripod)
9. Rb Den Haag, 17 oktober 1990, BIE 1993, nr. 55 (Smulders/Tripods)
10. Zie ook: Huydecoper/Van Nispen, Industriële Eigendom, deel 1 bescherming van technische innovatie, Kluwer, Deventer, 2002, nr. 5.5.15; Hoyng, Repareren in het octrooirecht, diss., Tilburg, 1988, p. 227-230
11. Zie daarover: Van Engelen, Cier-lezing 2001, Octrooiering van business methods en software uitvindingen in Europa. Te raadplegen op www.dickvanengelen.nl.
12. U.S. Reissue Patent No. 32,580 (U.S. patent 4,472,832).
13. 2004 U.S. Dist. LEXIS 3340 (SDNY, March 5, 2004)).
14. 414 F.3d 1366 (Fed.Cir. 2005)
15. Justice Stevens week af van het meerderheidsoordeel en schreef een dissenting opinion. Chief Justice Roberts nam geen deel aan de beslissing.
16. Verwijzend naar Fantasy Sports Properties, Inc. v Sportline.com, 287 F.3d 1108, 1118 (CA Fed. 2002).
17. Software, the "set of instructions, known as code, that directs a computer to perform specified functions or operations," Fantasy Sports Properties, Inc. v. Sportsline.com, Inc., 287 F. 3d 1108, 1118 (CA Fed. 2002), can be conceptualized in (at least) two ways. One can speak of software in the abstract: the instructions themselves detached from any medium. (An analogy: The notes of Beethoven's Ninth Symphony.) One can alternatively envision a tangible "copy" of software, the instructions encoded on a medium such as a CD-ROM. (Sheet music for Beethoven's Ninth.)
18. Windows abstracted from a tangible copy no doubt is information—a detailed set of instructions— and thus might be compared to a blueprint (or anything containing design information, e.g., a schematic, template, or prototype). A blueprint may contain precise instructions for the construction and combination of the components of a patented device, but it is not itself a combinable component of that device.
19. Copying software abroad, all might agree, is indeed easy and inexpensive. But the same could be said of other items: "Keys or machine parts might be copied from a master; chemical or biological substances might be created by reproduction; and paper products might be made by electronic copying and printing." (…). Section 271(f) contains no instruction to gauge when duplication is easy and cheap enough to deem a copy in fact made abroad nevertheless "supplie[d] . . . from the United States." The absence of anything addressing copying in the statutory text weighs against a judicial determination that replication abroad of a master dispatched from the United States "supplies" the foreign-made copies from the United States within the intendment of §271(f).
20. (14) In a footnote, Microsoft suggests that even a disk shipped from the United States, and used to install Windows directly on a foreign computer, would not give rise to liability under §271(f) if the disk were removed after installation. See Brief for Petitioner 37, n. 11; cf. post, at 24 (ALITO, J., concurring). We need not and do not reach that issue here.
21. Because no physical object originating in the United States was combined with these computers, there was no violation of §271(f). Accordingly, it is irrelevant that the Windows software was not copied onto the foreign-made computers directly from the master disk or from an electronic transmission that originated in the United States. To be sure, if these computers could not run Windows without inserting and keeping a CD-ROM in the appropriate drive, then the CD-ROMs might be components of the computer. But that is not the case here. Because the physical incarnation of code on the Windows CD-ROM supplied from the United States is not a "component" of an infringing device under §271(f), it logically follows that a copy of such a CD-ROM also is not a component. For this reason, I join the Court's opinion, except for footnote 14.
22. 414 F. 3d, at 1371
23. Hoge Raad, 24 november 1989, Focus Veilig v Lincoln Electric, IEPT19891124; BIE 1991, nr. 23, p. 86; NJ 1992, 404, m.nt Verkade.
24. Hoge Raad, 19 december 2003, Roche v Primus, IEPT20041219; BIE 2005, nr. 78, p. 313.
25. Hoge Raad, 19 maart 2004, Philips v Postech, IEPT20040319, IER 2004, nr. 50, p. 233
26. Zie ook: Van Engelen, Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht, Boom Juridische Uitgevers, 2007, nr. 466.
27. Anders dan bij wellicht Gemeenschapsmerken, zie: Hof Den Haag, 23 augustus 2007, Bacardi v Mad Bat, IEPT20070823, IER 2007, nr. 103, p. 395, m.nt. Van Engelen.
28. Hoge Raad, 16 november 1984, Ciba Geigy v Voorbraak; IEPT19841116; NJ 1985, 547, m.nt. Heemskerk en Wichers Hoeth; BIE 1985, 30
29. Zie daarover: J.J. Brinkhof, Over 'The Desire for Harmonisation' en 'The Avenue to Disunity', Spoor-bundel, 2007, p. 11-25; BIE 2007, p. 565-569. Zie ook: Hoge Raad, 7 september 2007, Lely v Delaval; IEPT20070907, waarin de Hoge Raad evenzeer bij de uitleg c.q. beschermingsomvang van octrooien enkel teruggrijpt op eerdere arresten van de Hoge Raad zelf. Te weten: Ciba Geigy v Ote Optics (HR, 13 januari 1995; IEPT19950113; NJ 1995, 391 m.nt. Verkade, BIE 1995, nr. 85, p. 333, IER 1995, nr. 17, p. 76, AA 1995, p. 511 m.nt. Brinkhof) en Meyn v Stork (HR 27 januari 1989, IEPT19890127; BIE 1989, nr. 65; NJ 1989, 506, m.nt. Wichers Hoeth.